6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 19 uncu maddesi düzenlemesiyle, marka tescilinde nispi ret nedeni olarak sayılan 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraza mesnet markalar için Kanunda sayılan şartların oluşması kaydıyla kullanım ispatı talebinde bulunulması imkanı sağlanmıştır.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasada, Yürürlük tarihi ertelenen maddeler olduğu gibi, bir takım maddelerin uygulaması da yayımlanacak ikincil düzenlemeler ve kılavuzlar sayesinde şekilleneceği kanunun lafzından anlaşılmaktaydı.
Bu düzenlemelerden biri de, yayıma itiraz sürecinde göz önünde bulundurulacak kullanım ispatıdır.
Bu kapsamda, başvuru sahiplerine, itiraz sahiplerine veya bu işlemleri müvekkilleri adına yürütecek marka vekillerine ve yargı makamlarına da yol göstermesi amacı ile hazırlanan “Kullanım İspatı Kılavuzu” esastan yapılacak incelemeye ilişkin açıklamaları da içerir şekilde güncellenmiştir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m.19/2 çerçevesinde, başvuru sahibinin yayıma itiraz sahibinden, belirli şartlar dahilinde, yayıma itiraz konusu markasını ciddi şekilde kullanmakta olduğuna veya kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep etme hakkı bulunmaktadır. Diğer bir deyişle itiraz gerekçesi olarak gösterilen markanın, itiraza konu marka başvurusunun başvuru veya rüçhan tarihinde, Türkiye'de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibi itiraz sahibinden, itiraz gerekçesi markasını ilgili mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ilişkin delil sunmasını talep edebilecektir.
Amaç yönünden bir değerlendirme yapıldığında, uygulamanın 2015/2436 sayılı AB direktifinin “Non-use as defence in opposition proceedings (İtiraz işlemlerinde kullanmama savunması)” başlıklı 44 üncü maddesi ile 207/2009 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğünün “Examination of opposition (İtiraz incelemesi)” başlıklı 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında da yer aldığı gözetilerek bu direktiflere uygun yeni bir düzenleme olduğu görülmektedir.
Buradaki asıl hedef ise Bu düzenleme ile tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanılmasının sağlanması ve kullanılmayan markalar gerekçe gösterilerek yapılan itirazlar sonucu yeni müteşebbislerin yapay bir pazara giriş engeli ile karşılaşmamalarıdır. Böylelikle haksız ve dayanaksız itirazlar ile rakiplerinin piyasaya girmesi ve marka tescil ettirmesine engel olma ihtimalinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.
Esasen kullanım ispatı olgusu, mevzuat düzeyinde yeni olduğu üzere hem hak sahipleri hem de uygulamacılar bu yeni prosedüre ilişkin bir açıklık getirilmesi beklentisindeydi. Kılavuz eksikliğinin sebebiyet vereceği içtihat farklılıklarının da önüne geçilmesi yönünden bu beklentinin karşılanabilmesi için bir kılavuz yayımlandığı ortadadır.
Kullanım ispatı Kılavuzu, kullanım ispatının ileri sürülme usulünü, değerlendirilme çerçevesini ve kullanım ispatı talebi üzerine ispata girişen hukuk süjesinin ne gibi deliller ileri sürebileceğini düzenlemiştir.
Özellikle önemli olan birkaç nokta olarak belirtmek gerekir ki;
- SMK’nın Geçici 1 inci Maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, uygulama 10.01.2017 tarihinden sonra yapılan başvurular için geçerli olacaktır. 10.01.2017 tarihinden önce yapılmış başvurular bakımından 556 sayılı KHK hükümleri geçerli olup bu başvurulara karşı yapılan itirazlarda kullanım ispatı talep edilemeyecektir.
- Kullanım ispatı sadece SMK’nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak yayıma itirazlar bakımından talep edilebilecektir. SMK’nın 5/1(ç) bendi kapsamında yapılan inceleme sonucu verilen kısmi ret veya ret kararlarına karşı yapılacak karara itirazlarda, başvuru sahibi, başvurunun kısmi reddine veya reddine 4 gerekçe olarak gösterilen markalara ilişkin kullanım ispatı talebinde bulunamayacaktır. Kullanım ispatı talebi itiraza ilişkin başvuru sahibine karşı görüş sunması için verilen bir aylık süre içerisinde yapılmak zorundadır.
- Kullanım ispatı ancak yayıma itiraz sürecinde başvuru sahibinin talebi üzerine başlayacaktır. Başvuru sahibinin yayıma itiraz sürecinde kullanım ispatı talebinde bulunmaması halinde bu talep Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı (YİDDB) tarafından incelenmek üzere yapılacak itiraz aşamasında ileri sürülemeyecektir. Bu yönüyle stratejik olarak kullanılacak ve bu nedenle yayıma itiraz süreci, olası hak kayıplarının önüne geçebilmek adına başvuru ve itiraz sahipleri açısından dikkatle izlenecek bir süreç olacaktır.
- SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 29 uncu maddesine uygun olarak başvuru sahibi tarafından talepte bulunulması halinde Kurum, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasının itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması için itiraz sahibine bir 7 aylık süre verir. Kurum tarafından talep edilenler hariç olmak üzere, 29 uncu madde kapsamında verilen sürelerin sona ermesinden sonra delil sunulamaz, sunulan deliller Kurum tarafından dikkate alınmaz.
- Kılavuzda numerus clausus olmamakla birlikte, sunulabilecek deliller “Faturalar”, “Katalog, Fiyat Listesi ve Ürün Kodları”, “3 Ürün, Ambalaj ve Tabela Örnekleri (Mal veya hizmetin sunumuna ilişkin A4 boyutunda taranmış ambalaj ve tabela görselleri)”, “Reklam, Tanıtım, Promosyon, Pazar Araştırması, Kamuoyu araştırması”, “Reklam görselleri ve videoları, bunlara ilişkin faturalar”, “Tanıtım ve promosyon ürünleri görselleri veya videoları ve bunlara ilişkin faturalar”,“ Fuar katılımına ilişkin deliller”,“ Pazar araştırması, kamuoyu araştırması”,“ Ticari Faaliyete İlişkin Bilgiler” şeklinde sıralanmış ve mümkün mertebe örneklendirerek somutlaştırılmıştır.
- Özellikle en sık başvurulan delillerden biri olan faturaların İlgili markanın Türkiye içerisindeki kullanımını ve kullanımı ispat edilen marka ile ilişkilendirilebilir bilgileri içermesi, Tarih bilgilerinin okunur nitelikte olması, İlgili zaman aralığını kapsayacak, düzenli ve kesintisiz ticari etki doğuracak şekilde olması ve mal/hizmet niteliğine uygun tutarları kapsaması gerekmektedir. Kullanım ispatının bu yönüyle, özellikle KHK dönemindeki uygulama ve değerlendirme kriterleri göz önünde tutulduğunda kısmen zorlaştırıldığı görülebilmektedir.
Netice itibarı ile kullanım ispatı kapsamında sunulan deliller, tarafların başka bir bilgiye ihtiyaç duymaksızın değerlendirme yapabilmesine ve görüş oluşturabilmesine imkân verecek şekilde açık, anlaşılır ve güvenilir nitelikte olmalıdır. İtiraz sahibi tarafından sunulan delillerin itiraza konu markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler bakımından kullanımın niteliği, yeri, zamanı, kapsamı ve markanın kullanım şekli hususlarına dair yeterli bilgiyi içermesi gerekir. Markanın kullanıldığını ispatlamak üzere sunulacak delillerin, markanın yurt içinde, marka sahibi ya da onun izniyle üçüncü kişiler tarafından, temel işlevine uygun olarak, ayırt edici karakterini değiştirmeyecek şekilde ve ciddi (gerçek) biçimde kullanıldığını göstermesi gerekmektedir.
Kullanım ispatı kılavuzunda son değerlendirmeler başlığı altında yer verilen ifadelerden yola çıkarak yazıyı noktalamak gerekirse; yeni getirilen bu düzenlemede herhangi bir hak kaybı yaşamamak adına İtiraz sahibi, itiraza gerekçe markalara ilişkin delilleri, ispata en elverişli şekilde somutlaştırmalıdır. İtiraz sahibi, sunulan delilleri ve hangi delilin hangi markanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmek zorundadır.
Av. Gülşah Banu Polat
