1. Markanın Tanımı
Ulaşım sektöründe yaşanan gelişmeler sanayi ve ticaretin gelişimini de etkilemiş ve bu sektörlerde rekabeti hızla arttırmıştır. Bu sayede bir ürünün çok farklı bölgelerde, çok farklı şekillerde, çok farklı kişiler tarafından ve küresel ölçekte üretilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu çeşitlilik, ürünlerin birbirlerinden ayırt edilmeli zorunluluğunu ortaya çıkartmıştır. Günümüzde ürünlerini son tüketiciye ulaştırmak amacıyla piyasada faaliyet gösteren her bir üretici ve hizmet sağlayıcının gayesi, bu ürünleri/hizmetleri özel bir işaret ile rekabet alanına sokmak ve bu yolla piyasadaki yerlerini sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. Bu aşamada üretilen mal ve hizmetlerin birbirlerinden ayırt edilebilmesini sağlayan ana araç olarak marka kavramı büyük önem kazanmıştır.
Marka sınai mülkiyet haklarından biridir. Markanın sözlük anlamı ise “bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerlerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret” olarak ifade edilmektedir. Markanın en önemli iki unsuru “işaret” ve “ayırt edici olma” unsurlarını içermesidir.
Yargıtay HGK 2023/558 E., 2024/22 K. sayılı ilamına göre;
“Kararda, “MAKRO SOFT” ibareli marka başvurusunda bulunulmuş olup halihazırda tescil edilmiş “MACRO” markası ile benzerlik içermesinden dolayı başvuru reddedilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi’nin direnme kararına karşı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu davayı incelemiş ve kararını vermiştir. Kararın gerekçesinde açıklanan sebepler önemli ve yol gösterici unsurlar barındırmaktadır.”
Marka geniş anlamıyla, bir müteşebbisin ürettiği ve piyasaya sunduğu malların veya sağladığı hizmetlerin başka müteşebbislerin mallarından/hizmetlerinden ayrılmasına yarayan ve aynı zaman kullanımla birlikte müşteri nezdinde kendine has yerini alması amacıyla kullanılan işaret olarak kabul edilmektedir.
Sınai mülkiyet kanununda markanın tanımı yapılmamış olmakla beraber 4.maddesinde hangi işaretlerin belirli şartları sağlaması koşuluyla marka olabileceği ifade edilmiştir. SMK m.4’e göre “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.” şeklinde tanımlanmıştır.
Bir işaretin marka olabilmesi için bir “işaret olması”, “bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt etme yeteneğine sahip olması” ve “marka sahibine sağlanana korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması” şartlarını sağlaması gerekmektedir. Bu şartları sağlamak koşuluyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaret marka tesciline konu olabilir.
1.1. Markanın İşlevleri
Sanayi çağıyla beraber mal ve hizmetlerin üretiminin çeşitlenerek küresel ölçekte dolaşıma çıkması markanın işlevlerinin de çoğalmasını sağlamıştır. Eski tarihlerden beri süregelen ve markanın temel işlevini “malların veya hizmetlerin işletmesel kökenini belirtme” olarak tanımlayan klasik görüş, Frank Schechter tarafından geliştirilen teori çerçevesinde eleştirilmiştir. Frank Schechter, 1927 yılında yayınlanan “The Rational Basis of Trade Mark Protection” adlı eserinde markanın işletmesel köken belirtme işlevinin artık büyük ölçüde önemini yitirdiğini, günümüzde markanın hakiki işlevinin alışkanlık kazandırmak ve bunu sürdürmek olduğunu belirtmiştir.” Burada aslında yazar Schecter ürünleri sattıranın marka olduğu düşüncesini savunmaktadır. Nitekim artık markanın ürünü benzerlerinden ayırt etme işlevinin yanında, söz konusu ürünlerin kalitesini garanti etmek ve reklamını/tanıtımını yapmak gibi işlevleri de bulunmaktadır.
1.2. Ayırt Edicilik İşlevi
Bu işlev marka tanımının kendisinden kaynaklanmaktadır. Mal ve hizmetlerin kullanıcılarının bir işletmenin mal ya da hizmetlerini diğer işletmelerinkinden ayırt etmede markayı kullanmaları, markanın ilk işlevinin ayırt edicilik olduğunu göstermektedir.
1.3. İşletmesel Köken Belirtme İşlevi
Bu işlev geçmişte markalara yüklenen tek işlev olarak bilinmektedir. Kişilere malı ya da hizmeti piyasaya süren işletmeyi anlama imkânı sunuyordu. Ancak günümüzde farklılaşan ekonomik ilişkiler, piyasaların çeşitlenmesi gibi olgular ve lisans işlemleri markanın işletmesel köken gösterme işlevini büyük ölçüde yitirmesine yol açmıştır.
1.4. Garanti İşlevi
Bu işlev sayesinde tüketicilere aynı markayı taşıyan tüm mal ve hizmetlerin eşit kalite seviyesinde olduğunu bilme ve bu yolla markayla ürün arasında ilişki kurma fırsatını sunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, uzun süredir tükettiği “XYZ” marka çikolatanın kalitesinden memnun olan tüketici aynı markayı taşıyan bisküvi piyasaya çıktığı zaman ürünün kalitesi hakkında hiçbir şüpheye düşmeden aynı markalı yeni ürünü de tüketmek isteyecektir.
1.5. Reklam İşlevi
Markanı toplum içerisindeki tanınma düzeyinin artması, tüketici sayısını da buna bağlı olarak arttırır. Bu işlev ile kastedilen isabetli marka seçimi veya markanın tanınma düzeyinin artması yollarıyla, o markayı taşıyan ürünlerin pazar paylarının arttırılmasıdır. [1]
2. Marka Hakkının Devri
Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’nın 21.maddesinde, anlaşmaya üye ülkelere, markalar için lisans verilmesi ve markaların devredilmesi ilgili şartları tespit etmek hakkı tanınmıştır.
556 sayılı KHK’nın 15.maddesinin birinci fıkrasında tescilli bir markanın şu hukuki işlemlere konu olabileceği ifade edilmiştir:
1-
Başkasına devredilebilir.
2-
Miras yoluyla intikal edebilir.
3-
Kullanma hakkı lisans konusu olabilir.
4- Rehin edilebilir.
KHK m.22. maddesi uyarınca devir, lisans, intikal, haciz, rehin ve mark sahibi hakkındaki değişiklikler ile ilgili hukuki işlemler marka başvurularına da uygulanır.
2.1 Devir Sözleşmesi
556 sayılı KHK’nın 16.maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, devir sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve taraflarca imzalanması şarttır. Yoksa sözleşme hükümsüzüdür. Ancak mahkeme kararıyla yapılan devirlerde bu şart aranmamaktadır. Marka işletmeden bağımsız olarak devredilebilir.
Yine 16.maddenin ikinci fıkrasında, bir işletmenin aktif ve pasifleri ile devredildiğinde, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markalarında devredilmiş olacağı hükme bağlanmıştır. Bu durumda ayrıca maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen devir sözleşmesi gerekmez. Ancak işletmenin devrine dair sözleşmede markaların devir kapsamının dışında bırakılması kararlaştırılabilir.
Aynı sınıf malların farklı bölümlerindeki mal veya hizmetler için tescil edilmiş markanın devri halinde markanın, her gruptaki mal veya hizmeti kapsayacak biçimde devredilmiş olduğu kabul edilir.
Tescilli markanın devri esnasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi 16.maddenin beşinci fıkrası gereğince şarttır.
Markanın
devri, mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile
ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikteyse devir işlemi Enstitü
tarafından yapılmaz.
Markanın devri teminat amacıyla da yapılabilir. Markanın bu şekilde devrinde, marka bir alacağa teminat oluşturur ve bu alçağın sahibine inançlı olarak devir olunur. Markayı inançlı olarak devralan, rehin hakkı sahibinden farklı olarak sınırlı bir ayni hak değil, aynı zamanda markanın sahipliğini de kazanır.
Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 02.04.2024, E.2023/382, K.2024/150 sayılı ilamına göre,
“Ayrıca, davacı yan davacı ile davalı şirket arasındaki 23/10/2020 tarihli sözleşmeye dayanarak, söz konusu sözleşme uyarınca marka ve fikri sınai hakların müvekkiline devredildiğini ve davalı ve davalı tarafın marka hakkının bulunmadığını ileri sürmüştür. Bilindiği üzere SMK m.5/3’e göre “Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” hükmü haizdir. Buna göre, önceki marka sahibinin tescile onayına ilişkin herhangi bir belgenin YİDK aşamasında dikkate alınması için muvafakatname niteliğinde ve noter onaylı olarak Kurum’a sunulması gerekir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 10.maddesinde ise Kurum’a sunulacak olan muvafakatnamenin taşıması gereken şartlar düzenlenmiştir. Dosya kapsamında sunulan sözleşmenin muvafakatname şartlarını haiz bir belge sunulduğuna ilişkin dosya kapsamında delil olarak sunulmadığı anlaşılmakla, sadece YİDK iptal talebiyle açılan işbu davada, yerleşik Yargıtay ve BAM uygulaması gereği YİDK kararının alındığı tarihteki şartlara göre inceleme yapılması gerekeceğinden, mahkememizde söz konusu sözleşmenin değerlendirmeye alınamayacağı kanaati oluşmuştur.” şeklindeki kararında Yargıtay taraflar arasında yapılmış olan devir sözleşmesinin muvafakatname şartlarına uygun şekilde yapılmaması dolayısıyla devir sözleşmesi geçerli kabul edilmemiştir.
Yargıtay 11. HD. 06.12.2021, E.2020/6779, K.2021/6855 sayılı kararına göre;
“Mahkemece, davaya konu markaya ilişkin ikinci sözleşmenin noterde düzenleme şeklinde yapılan, 29/07/1997 tarihli işletme devir sözleşmesi olduğu, bu sözleşmede ilk sözleşmede yer alan kısıtlamalara yer verilmediği, 556 sayılı KHK’nın “ Markanın Devri” başlığını taşıyan 16. maddesine göre, bir işletmenin devri aksi kararlaştırılmadığı müddetçe işletmeye ait markanın devrini de kapsayacağından davacının bu tarih itibariyle markayı davalıya devrettiğinin kabulü gerekeceği ve davacının devrettiği markaya dayalı olarak açtığı bu davanın dinlenemeyeceği sonucuna ulaşılmışsa da, belirtilen sözleşme dava dışı Fen Bilimleri Merkezi A.Ş ile ... .arasında akdedilmiş olup, sözleşmenin konusu şirkete ait olan dershanenin ...’a devredilmesidir.”
2.2 Kısmi Devir
Markanın, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü için devredilebileceği gibi, devrin bunların bir kısmını kapsayacak şekilde de yapılabilir. Kısmi olarak devredilen mal veya hizmetlerle ilgili olarak kısmi devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturulup, devir kapsamındaki malları veya hizmetleri içeren marka tescil belgesi yeni bir marka numarası verilerek düzenlenir. Bu marka, ilk tescil tarihi de belirtilmek suretiyle yeni tescil numarası ile sicile kaydedilir ve Resmi Marka Gazetesinde yayımlanır.
2.3 Tescilin Sınırlandırılmasını Gerektiren Devir
Markanın devri mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi mal veya hizmetlerde marka tescilinin halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmediği takdirde devir işlemi yapılmaz.
3. Devrin Sicile Kaydı
Devir, taraflardan birinin talep etmesiyle beraber sicile kaydedilir ve yayınlanır. Taraflar, sicile kaydedilmemiş olan markanın tescilinden doğan yetkileri iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremezler. Markanın devri sicile kaydedilmedikçe, Enstitü’nün sicilde kayıtlı kişiyi marka vekili olarak kabul edeceği ifade edilmiştir. Marka hakkının devrinden sonra ancak sicile tescilinden önce marka hakkına bir tecavüz gerçekleşirse, sicilde hak sahibi gözükmekle beraber maddi anlamda hak sahibi olmayan devredeni şekli bakımdan henüz hak sahibi olamaması nedeniyle de devralan tecavüze karşı dava açamayacaklardır. Ancak markanın da korumasız kalması düşünülemeyeceğinden devreden kişinin sicildeki kayda, devralan kişinin de devir sözleşmesine dayanarak dava açama hakkı olmalıdır. [2]
4. Devrin Tescili ve Etkileri
Markanın devri, bu konudaki yazılı sözleşmenin yapılmasıyla taraflar arasında etkisini gösterir. Markanın devir sözleşmesi bir tasarruf işlemidir. Yazılı sözleşmenin yapılmasıyla beraber marka hakkı devir alana geçer. Devir taraflardan birinin talebiyle sicile kaydedilir ve yayınlanır. Sicile kaydedilmediği sürece, taraflar markanın tescilinden doğan yetkileri iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremezler. Kural olarak markanın devri yazılı olarak yapılması ve noterce onaylanması durumunda geçerli olur. Bu durumda sicile kayıt bildirici nitelikte olmaktadır. Ancak garanti ve ortak markaların devri halinde ise, marka siciline kaydedilmedikçe taraflar arasında bir hüküm ifade etmeyecektir. Dolayısıyla ortak marka ve garanti markaları için sicile tescil kurucu nitelikte olacaktır. TÜRKPATENT sicili sadece markanın ortaya çıkış aşamasını değil, tescilden sonraki hukuki işlemlere konu olması ve sona ermesi süreçlerinde de bilgi verir. Ferdi markalar için sicil bildirici etkiye sahiptir. Garanti ve ortak markalar için ise sicil kurucu etkiye sahiptir. Tescilin kurucu etkisinde tescilden önceki hak veya hukuki durum mevcut değilken, tescil ile hak doğmaktadır. Tescilin bildirici etkisinde ise hak tescil ile doğmamakta yalnızca açıklanmaktadır.
Markanın devrinin sicile tescil edilebilmesi için devrin, mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi ve markanın kendisi ile ilgili halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte olmaması gerekmektedir. Eğer marka, halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise markaya devralanın, markanın halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde sınırlandırılmasını kabul etmesi gerekmektedir. Markayı devralan sınırlandırmayı kabul etmeyecek olursa, Türk Patent Enstitüsü markanın devrini tescil etmeyecektir.
Sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Tescil, markanın devri bakımından açıklayıcı özelliğe sahiptir. Bu halde markanın devri sicile tescil edilmedikçe, devirden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyecektir. Garanti ve ortak markalar için de tescil kurucu özelliğe sahip olduğu için bunlarda da devir sicile tescil edilmedikçe markanın sicile tescilinden doğan haklar kullanılamayacaktır. Markayı devreden sicilde hak sahibi olarak görünmesine rağmen maddi olarak hak sahibi değildir. Markayı devralan da maddi anlamda hak sahibi olmasına rağmen devir tescil edilmediği için tescilden doğan haklarını iyi niyetli üçüncü kişilere karşı kullanamamaktadır. Bu durumda doktrindeki görüşe göre, tescilsiz bir markanın da koruma kapsamı dışında kalmaması gereğinden yola çıkarak TPE nezdinde ve sicilde hak sahibi olarak göründüğü için devredenin, maddi anlamda hak sahibi olduğu için de devralanın dava açma yetkisinin bulunması gerekmektedir. Bir başka makaleye göre ise “Bizim görüşümüz de bu konuyu bir ayrım yaparak incelemek yönündedir. Ferdi markalarda markanın devri devir sözleşmesi ile gerçekleşmektedir. Kanundan doğan haktan dolayı devredenin dava açma yetkisi zaten bulunmaktadır. Devir sözleşmesi yapıldığı ve markanın maddi olarak devri gerçekleştiği için devralanın da marka ile ilgili dava açma yetkisinin olması gerekmektedir. Ortak ve garanti markalarında ise tescil kurucu niteliğe sahip olduğu ve devir tescil ile gerçekleştiği için markanın devrinin tescilinden önce devralanın dava açma yetkisi bulunmaması gerektiği görüşündeyiz.” Markanın devrinden sonra ve ancak tescilinden önce markaya karşı açılan davalarda ise tescilde markanın maliki devreden olarak görüldüğü için davanın devredene karşı açılması gerekmektedir. Doktrindeki görüşe göre, markanın devrinin tescilinin yayınlanması gerektiği kanunda açıkça düzenlenmediği için markanın tescilinden doğan hakların markayı devralan tarafından ileri sürülebilmesi için tescilin yeterli olduğu yönündedir. İzmir BAM 8. HD. 23.11.2022, E.2022/2808, K.2022/2704 sayılı ilamına göre;
“Aksine sözleşmeler hükümsüzdür. …devir, taraflardan birinin talebi üzerine, sicile kaydedilir ve yayınlanır. Devir, sicile kaydedilmediği sürece, taraflar markanın tescilinden doğan yetkileri iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez." Buna göre, markanın devri, bir tasarrufi işlem olup; mahiyeti itibariyle bir hakkın yani alacağın temlikinin sonuçlarını doğurur. Marka devrinin yazılı olması geçerlilik koşuludur. Devir sicile kaydedilmediği sürece, taraflar markanın tescilinden doğan yetkileri iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremezler. Marka devrinin tescil ve ilanı, kurucu değil, bildirici etkiye sahiptir. Bundan ayrı olarak, davalı borçlu şirkete ait birden fazla markanın devri, ticari işletmenin önemli bir kısmının devri niteliğinde olup devredilen işletmede haciz yapılabilmesi, devrin muvazaalı olduğunun iddia ve ispat edilmesine bağlıdır.”
5. Marka Devrinin Hüküm ve Sonuçları
Markanın devrinde ferdi markalar için yazılı sözleşmenin yapılmasıyla, garanti ve ortak markalar için tescille birlikte markanın devri gerçekleşecek ve marka hakkı tamamen ve mevcut şekliyle devralana geçecektir. Markanın devredilmesiyle beraber marka hakkının yanı sıra devrin konusu marka ile ilgili haklar da devralana geçecektir. Markanın tescili markaya on yıllık bir koruma sağlamaktadır. Devir ile beraber markanın süresi baştan başlamamaktadır. Bu durumda devralan on yıllık tescil süresinin, markanın devri sözleşmesinin yapıldığı andan sonrasındaki kalan kısmından yararlanacaktır.
Markanın devrinden sonra markanın hükümsüzlüğüne ilişkin davalar devralana karşı da ileri sürülebilecektir. Bu durumda hükümsüzlük nedenlerinden birinin varlığı halinde bu neden devredenden kaynaklansa bile devralana karşı hükümsüzlük davası açılabilecek ve markanın hükümsüzlüğü kararı verilebilecektir. Devralınan markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde bu karar geçmişe etkili olarak sonuç doğuracağından dolayı marka hakkı, ilk tescil tarihinden itibaren hükümsüz hale gelecektir. Hükümsüzlük kararından önce yapılmış ve uygulanmış olan hukuki işlemler ise hükümsüzlük kararından etkilenmemektedir. Hukuki işlemin uygulanması, tasarruf işleminin yapılması ve buna bağlı olarak markayı kullanmanın veya hazırlıklarının başlanmış olmasıdır. Bu durumda hükümsüzlük kararından önce yapılmış ve uygulanmış olan devir işleminin de hükümsüzlük kararından etkilenmeyeceği sonucuna ulaşmaktayız. Fakat markanın devrinin gerçekleşmiş ama markayı kullanmanın veya hazırlıklarının başlamamış olması durumunda hükümsüzlük kararı devir işlemini etkileyecek ve devir sözleşmesi ortadan kalkacaktır. Bu durumda devralan, devredene ödemiş olduğu bedeli sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri alacaktır.
Markayı devreden, devirden önce hükümsüzlük nedenlerini veya hükümsüzlük davası açıldığını biliyorsa hem kötü niyetli olduğu için SMK m.27 uyarınca sorumlu olup devralan zarar gördüğü için onun zararını tazmin etmek durumunda kalacak hem de devralana karşı gerekli açıklamayı yapmadığı için genel hükümlere göre sözleşmeden önceki sorumluluk hükümlerine göre sorumlu olacak ve devralanın zararını karşılayacaktır. Ancak markayı devralan devirden önce arka ile ilgili hükümsüzlük hallerini veya hükümsüzlük davası açıldığını biliyorsa bu durumda devreden sorumlu olmayacaktır. Yargıtay 19.CD. 24.06.2021, E.2020/3899, K.2021/7168 sayılı kararına göre;
“Bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar, herkese karşı hüküm doğurur." hükmü düzenlenmiş olup; Sanıkların yetkilisi olduğu Manisa Kardan Cemmer Otomotiv Makine Aksamı San. ve Tic. A.Ş. tarafından şikayetçi Tiryakiler Oto Makine Tic. ve San. A.Ş’ye karşı açılan markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talepli davanın ... Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 02/12/2015 tarih 2014/184 Esas 2015/170 sayılı kararı ile kabulüne, suça konu 2013/93624 numaralı “Manisa Kardan” markasının tüm emtiası ile hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verildiğinin…” [3] [4]
Stj. Öğr. Eliz Türkyener
Kaynakça:
1. Asan,
Habip, Ünsal, Önder Erol, Vatansever, Erman, Sınai Mülkiyet Hakları
Uygulamaları 3 Marka, 2021, syf. 1-4
2.
Noyan, Erdal, Marka Hukuku, 2003, syf. 163-164
3.
Meran, Necati, Marka Hakları ve Korunması, 2015, syf. 403-417
4.
Bayhan Can, Dilan, Markanın Devri, 2021, syf. 12-17
